IPR i universitets- og industrirelationer

Iben Haasum, Plougmann & Vingtoft, ibh@pv.dk og Marianne Weile Nonboe, Novozymes, mwno@novozymes.dk

Der står i § 1 i loven om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner: Denne lov har til formål at sikre, at forskningsresultater frembragt ved hjælp af offentlige midler nyttiggøres for det danske samfund ved erhvervsmæssig udnyttelse. Jamen, så er vi jo helt enige, så kan det vel ikke være så svært! Den 24. januar afholdt Dansk Bioteknologisk Forum og Biokemisk Forening seminar om IPR. De to arrangører har skrevet dette referat.

Det var på ingen måde meningen at seminaret ”IPR (intellectual property rights) i samarbejde mellem universiteter og industrien” afholdt hos Plougmann & Vingtoft den 24. januar 2003 skulle have et politisk sigte. DBF* arrangerede seminaret fordi vi mener der er et behov for, at vi inden for dansk bioteknologi, kan blive bedre til at håndtere det praktiske i forbindelse med IPR-samarbejder – få den administrative del til at køre nemmere og få mere tid til det sjove, samarbejdet. Det er vores erfaring at grundlaget for et godt samarbejde, også omkring IPR, bygger på viden om den konkrete situation, forståelse for, og hensyntagen til de involverede parters interesser, en positiv indstilling og tillid blandt de personer der skal indgå i samarbejdet.

Nye spilleregler

Med loven fra 1999 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, "Opfinderloven", er spillereglerne ændret, både for virksomheder og forskere på universiteterne. Vi syntes, det kunne være interessant at gøre status her tre år efter lovens ikrafttrædelse, og samtidig få fokus på de elementer, der kan give anledning til problemer i samarbejdet. Interessen for emnet var stor, idet salen med plads til ca. 100 var fyldt op, og det på trods af at seminaret var tilrettelagt med fagligt tunge indlæg. Det viste sig imidlertid, at når man taler om hvordan virksomheder og universiteter kan arbejde sammen, så er det svært at undgå at diskussionen får en politisk drejning. Når udgifter og værdier skal fordeles, skal virksomheder og universiteter så tage lige store risici? Har universiteterne overhovedet et valg med den nuværende funding?

I. Forskningsinstitutionernes nye udfordringer

Seminaret var i tre dele. Målet med første del var, at give et praktisk indblik i hvordan institutionerne har valgt at organisere sig, og samtidig få et indtryk af de erfaringer der er gjort i løbet af de seneste tre år hvor IPR, i kraft af ovennævnte lov, har haft en noget mere fremtrædende plads i de universitetsansattes dagligdag end tidligere.

Til at give et bud på institutionernes erfaringer, var der inviteret talere fra fire offentlige forskningsinstitutioner: Sven Milthers, Patentkonsulent, Københavns Universitet; Randi Husby Larsen, advokatfuldmægtig, Rigshospitalet; Susanne Schultz, jurist, DTU og Jens Damsgaard, Business development manager, RISØ.

Uenighed blandt "patentaktive" og "ikke-patentaktive" forskere

Det blev fremført at holdningen til den nye lov og til samarbejde med industrien blandt de ansatte forskeren ved institutionerne groft kan opdeles i een holdning blandt "patentaktive" og en anden blandt "ikke patent-aktive" forskere. De "patentaktive" ser loven som en forbedring der giver større muligheder for samarbejde med såvel andre forskningsgrupper som med virksomheder. De udtrykker endvidere tilfredshed med de mulige økonomiske fordele et samarbejde kan give. På den anden side ser de "ikke-patentaktive" mange problemer i universitet-industri relationer omkring IPR. Det er dog den generelle opfattelse at lovgivningen, og de seneste tre års håndtering af denne, har betydet en større åbenhed omkring samarbejder og en større opmærksomhed omkring det økonomiske potentiale i forskningsresultater.

De aktive bliver mere aktive

Et vigtigt aspekt for at sikre fortsat succes og mulighed for kommercialisering af forskningsresultater er de ansattes motivation. Her blev det nævnt, at de ansatte der har været igennem et patenteringsforløb ofte oplever dette som en positiv og udviklende proces, og at samme opfinder, eller opfindergruppe, ofte vender tilbage og anmelder nye forskningsresultater. Udviklingen i antallet af anmeldte opfindelser, fx på DTU, taler i sig selv for denne udvikling. I årene 2000 til 2002 er der i alt anmeldt 101 opfindelser, heraf de 46 i 2002.

Økonomien sætter begrænsninger

Med opfinderloven gik starten på en udvikling der langsomt ruster institutionerne til at håndtere IPR og indgå samarbejdsaftaler med industrien. Fokus har flyttet sig fra, at kunne genkende og vurdere en opfindelse udfra de formelle krav til patenterbarhed der kræves af patentlovgivningen, til vurdering af de kommercielle muligheder i en opfindelse. Patentering involverer mange ressourcer hvorfor sortering og fokusering er nødvendig. De patentansvarlige fra institutionerne påpeger dog, at de økonomiske rammer der, fra politisk hold, er lagt for de enkelte anmeldte opfindelser ikke giver mange muligheder for fleksibilitet i forhold til fx prioritering af opfindelser med større kommercielt potentiale.

Et "set-up" der giver Rigshospitalet større mulighed for fleksibilitet og fokusering, er en samarbejdsaftale der nyligt er indgået mellem Rigshospitalet og ARATOR (Plougmann & Vingtoft a/s og Johan Schlüter advokatfirma). I erkendelse af at det er vanskeligt at samle de kundskaber der skal til for at kunne vurdere, rådgive og indgå samarbejde omkring IPR på universitetet, bliver de IPR faglige vurderinger lavet i samarbejde med eksperter med erfaring i jura og IPR.

Der var enighed om at institutionernes organisering og håndtering af IPR-samarbejder er i en positiv udvikling, og at det på sigt vil være muligt for institutionerne at præstere "sorte tal" på bundlinjen. Dog er det vigtigt at tone forventningerne til disse resultater ned og accepterer at det vil tage tid, og muligvis kræve flere ressourcer, at nå dertil. En forudsætning for overhovedet at kunne opstille realistiske forventninger til institutionernes resultater omkring IPR og industrisamarbejder, er naturligvis forståelse for de aspekter der gør en opfindelse kommercielt attraktiv, herunder kendskab til de krav der stilles til en opfindelse for at denne kan føre til patent og give indehaveren af patentet ret til at afholde andre fra at udnytte opfindelsen. 

Institutionerne har forbehold

Universiteternes erfaringer med konkrete IPR samarbejder med industrien kan ikke samles i enkelte overskrifter, der var dog enighed om at forhandlinger er blevet nemmere for begge parter idet de IPR-ansvarlige på institutionerne har autoritet til at forhandle på vegne af samtlige ansatte og samtidig har opnået et erfaringsniveau der letter dialogen.

Der er imidlertid flere punkter i samarbejdet omkring udnyttelse af IPR hvor der ofte er interesseforskelle. Det drejer sig bl.a. om publicering af forskningsresultater. Ofte ønsker forsker og institution at offentliggøre forskningsresultater så hurtigt som muligt, hvorimod en industripartner med interesse for samme forskningsresultat ønsker disse beskyttet via indlevering af patentansøgning og derefter hemmeligholdt indtil publicering af patentansøgningen efter 18 måneder. Der blev udtalt ønske om at industrien udviste større forståelse for denne situation.

Eksklusivitet blev også nævnt som et punkt hvor der ofte er interesseforskelle mellem industri og universitet. En opfindelse er typisk noget mere værdifuld for en industrivirksomhed hvis virksomheden kan få eksklusivitet til opfindelsen. Sådanne aftaler kan nemt være blokerende for institutionernes mulighed for at samarbejde med eller udbyde efterfølgende forskningsresultater til andre virksomheder, medmindre det sikres at eksklusivaftalerne kun drejer sig om specifikke og klart afgrænsede udnyttelser af de pågældende opfindelser.

II. IPR due diligence

Målet med seminarets anden del var at give deltagerne et indblik i, hvordan man sikrer sig, at IPR har en værdi. Dette indlæg blev holdt af de to eksperter i ”IPR due diligence”, Bryan C. Diner og Anthony Tridico fra Finnegan, Henderson, Farabow Garrett & Dunner, L.L.P.

Begrebet ”IPR due diligence” blev oprindeligt opfundet og brugt i forbindelse med større virksomheders køb, når der skulle sættes en værdi på patenter og patentansøgninger. Begrebet er imidlertid altid relevant, når man skal sætte værdi på en teknologi der er patenteret. Et patent udgør i sig selv ingen værdi, tværtimod er der en del omkostninger forbundet med at holde et patent eller en patentansøgning i live. Et patent eller en patentansøgning, som der ingen indsigelser er imod, koster nemt 1 til 2 mio. kroner de 20 år det er i kraft til dækning af oversættelser, indlevering og årsafgifter i en række af de væsentligste større markeder. Er der indsigelse mod patentet, sniger der sig nemt yderligere millioner på omkostningen. Netop derfor er det utroligt vigtigt at man ikke alene værdiansætter en teknologi man overvejer at købe, men også egen IPR. Det er ligeledes vigtigt at sælgeren kender værdien af egen IPR, for derved at have realistiske forventninger i en salgs- eller samarbejdssituation.

IPR skal skabe kommerciel værdi

Indlægget slog fast, at virksomheder kun har IPR for at udnytte det. En udnyttelse af IPR kan for eksempel være som beskyttelse af egne produkter eller processer, eller det kan være en mere strategisk anvendelse gennem at skabe problemer for konkurrenternes produkter. Fra at patenter var ment som en beskyttelse af de investeringer, der var brugt til at udvikle egne produkter, er det blevet stadig mere almindeligt, at der udtages patenter, der alene har til formål at genere konkurrentens produkter. Der tænkes i at patentere konkurrentens fremtidige produkter, før han selv når at gøre det.

En irriterende forsinkelse?

Tidsfaktoren er altid en vigtig faktor, når der skal udføres en IPR due diligence. Igennem vores daglige arbejde er vores erfaringer, at de, der skal står for selve samarbejdet eller køb af teknologien, ofte er enige om betingelserne og ivrige efter at komme i gang. En IPR due diligence er blot et irriterende og forsinkende trin. Vi stoler trods alt på hinanden, er et argument vi ofte hører. Det handler imidlertid ikke kun om tillid, og det vil være meget sjældent man oplever, at den anden part bevidst lyver. Imidlertid kender modparten ikke alle de kriterier, der er vigtige for os. Har universitetet for eksempel allerede samarbejde med en konkurrent? Det kan være svært, måske endda i nogle tilfælde urimeligt at opretholde fortrolighed mellem universitetsforskere inden for samme område, men på hvert sit projekt. Virksomheden har måske allerede en teknologi, der gør, at en ny teknologi skal være væsentlig bedre, før den udnyttes kommercielt.

III. Universitets/industri samarbejdsaftale

Målet med seminarets tredje del var at give deltagerne indblik i opbygningen og de mest kontroversielle punkter i en aftale. Niels Munter, der til dagligt er koncernjurist hos Novozymes A/S, repræsenterede virksomhedernes interesser, mens Anders Valentin, advokat hos Johan Schlüter, som til daglig bl.a. står for samarbejds- og licensaftaler for Rigshospitalet, var et og universiteternes interesser.

Styrkeforhold afgørende for endelig ordlyd

De to advokater gennemgik overskrifterne i en samarbejdsaftale og slog fast, at den endelige ordlyd altid vil afhænge af parternes styrkeforhold i forhandlingen. Ikke størrelsen af virksomheden eller universitet, men modpartens interesse i at indgå i samarbejdet. Hvad er værdien af det man har at tilbyde? Har universitet en ny teknologi, som det er bevist virker, der er tæt på at kunne udnyttes kommercielt og inden for virksomhedens kerneforretning, så vil værdien være stor og universitets forhandlingsstyrke betydelig.

Advokaternes erfaring var, at fordeling af IP rettigheder i et samarbejde ofte giver anledning til diskussion grundet parternes forskellige interesser og formål. På den ene side udgør teknologien måske kun en reel værdi for virksomheden, hvis den kan forhindre konkurrenter i at udnytte teknologien. En teknologi virksomheden måske har bidraget til gennem både finansiering og viden. Virksomheden ønsker altså som oftest eksklusivitet. På den anden side vil en optimal udnyttelse for et universitet ofte foregå ved at sælge teknologien til flere parter – altså non eksklusive aftaler. Der er ikke en korrekt løsningsmodel, men advokaternes råd var, at hvis man ikke kan nå til enighed, vil den næstbedste løsning være at gemme IPR diskussionen, indtil parterne er nået længere frem i projektet og har bedre kendskab til, hvad det er for en teknologi, der skal forhandles om. 

Vores erfaringer er som advokaternes, at fordeling af IPR kan give anledning til diskussion. Der er ofte forskel på hvordan IPR fra et samarbejde fordeles, når samarbejdet er mellem to virksomheder, end hvis den ene part er et universitet. I samarbejder mellem to virksomheder er begge parter i stand til, at tage en lige stor del af den finansielle risiko. I samarbejder, hvor der indgår et universitet, er universitet ofte ikke i stand til at skyde større beløb ind i selve patenteringsfasen. Det giver en skæv risikofordeling, som bliver udlignet i de kommercielle rettigheder.

Seminaret blev afsluttet med en uformel snak blandt tilhørende over snacks og et glas vin. Mange af deltagerne gav udtryk for at seminaret opfyldte et stort behov for at sætte fokus på og starte en dialog om de praktiske, og ikke kun politiske aspekter i universitets- og industrirelationer.